Chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ (SHTT) – li-xăng là việc chủ sở hữu “cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng” một hoặc nhiều đối tượng SHTT “thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình”[1]. Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê của Cục SHTT, nhãn hiệu là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) được li-xăng nhiều nhất so với các đối tượng SHCN khác[2]. Mặc dù, rất nhiều hợp đồng li-xăng nhãn hiệu được ký kết giữa công ty mẹ và công ty con hoặc là một phần trong chuỗi li-xăng các quyền SHTT như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bí mật thương mại, nhưng không thể phủ nhận vai trò quan trọng của bản thân hợp đồng li-xăng nhãn hiệu. Một mặt đây là cách thức để chủ sở hữu nhãn hiệu khai thác thương mại nhãn hiệu của mình từ việc thu lợi nhuận li-xăng, mặt khác, là cách thức để chủ sở hữu nhãn hiệu tăng cường uy tín cho nhãn hiệu của mình.

Trong bối cảnh đó, sự quy định rõ ràng và chặt chẽ của pháp luật về các vấn đề liên quan đến hợp đồng li-xăng đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động li-xăng nhãn hiệu nói riêng và li-xăng các đối tượng quyền SHTT nói chung phát triển. Với lịch sử phát triển còn non trẻ, pháp luật SHTT Việt Nam tuy đã có những bước tiến quan trọng, được xem là phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, song vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, các vấn đề cần được xem xét và học hỏi từ các nền pháp lý SHTT phát triển, điển hình như pháp luật của Liên minh châu Âu. Bài viết tập trung vào phân tích cách thức điều chỉnh nội dung cơ bản của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu trong pháp luật Liên minh châu Âu và Việt Nam, nội dung không cho phép thoả thuận trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu và vấn đề pháp lý liên quan đến việc đăng ký hợp đồng li-xăng theo quy định của pháp luật Liên minh châu Âu và Việt Nam.

Trong pháp luật của Liên minh châu Âu, nhãn hiệu và các vấn đề có liên quan, bao gồm cả vấn đề li-xăng nhãn hiệu, được điều chỉnh chủ yếu bởi Chỉ thị của Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu số 2008/95/EC về việc thống nhất quy định của các quốc gia thành viên về nhãn hiệu và Quy chế của Hội đồng Liên minh châu Âu số 207/2009 về Nhãn hiệu cộng đồng[3]. Ngoài ra, đối với các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu còn có thể được điều chỉnh bởi các văn bản hướng dẫn của Văn phòng hài hoà luật pháp trong thị trường nội khối của Liên minh châu Âu (The Office of Harmonization for the Internal Market - OHIM) như Phần E Mục 5 Bộ nguyên tắc chỉ đạo về thủ tục trước văn phòng OHIM (về nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp)[4] và Chương 2 Mục 3 Phần E Sổ tay của OHIM về thủ tục trước văn phòng OHIM (về nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp)[5]. Trong khi đó tại Việt Nam, nhãn hiệu được quy định chung với các đối tượng quyền SHTT khác như sáng chế, quyền tác giả… trong một đạo luật thống nhất – Luật SHTT[6] và trong các văn bản hướng dẫn thi hành các quy định của Luật SHTT về quyền  SHCN.

Nội dung của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu trong pháp luật của Liên minh châu Âu được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Chỉ thị 2008/95/EC của Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu và Khoản 2 Điều 22 Quy chế 207/2009 Hội đồng Liên minh châu Âu. Theo đó, hợp đồng li-xăng bao gồm các nội dung cơ bản là: thời hạn li-xăng, loại hình cách thức sử dụng nhãn hiệu được li-xăng, phạm vi sản phẩm/dịch vụ gắn nhãn hiệu được li-xăng, phạm vi lãnh thổ li-xăng và vấn đề về chất lượng sản phẩm/dịch vụ được sản xuất/cung ứng bởi bên nhận li-xăng[7]. Về nguyên tắc, quy định này chỉ ra những vấn đề thuộc về bản chất của nhãn hiệu trong hợp đồng li-xăng, xem chúng là cơ sở nền tảng cho bất cứ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng li-xăng liên quan đến các vấn đề đó. Ý nghĩa của quy định này là trao cho chủ sở hữu nhãn hiệu quyền được viện dẫn các quyền có được từ nhãn hiệu để chống lại hành vi vi phạm hợp đồng của bên nhận li-xăng liên quan đến các vấn đề được liệt kê trong điều khoản này mà hai bên thoả thuận trong hợp đồng[8]. Các quyền này xuất phát từ bản chất quyền độc quyền mà pháp luật trao cho chủ sở hữu nhãn hiệu: độc quyền về sử dụng nhãn hiệu (cách thức sử dụng nhãn hiệu, loại hàng hoá/dịch vụ gắn nhãn hiệu) theo như đăng ký, độc quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu đang trong thòi hạn bảo hộ của mình, độc quyền định đoạt nhãn hiệu. Về nguyên tắc, những nội dung của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu được liệt kê tại Khoản 2 Điều 8 Chỉ thị 2008/95/EC và Khoản 2 Điều 22 Quy chế 207/2009 này không phải là nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng li-xăng, mà là những nội dung quan trọng các bên có thể và nên thoả thuận trong hợp đồng li-xăng để có thể sử dụng làm chứng cứ, căn cứ viện dẫn để giải quyết tranh chấp phát sinh (nếu có) có liên quan sau này[9]. Ví dụ, trong trường hợp các bên không thoả thuận về thời hạn li-xăng, hợp đồng li-xăng giữa các bên vẫn không bị ảnh hưởng về hiệu lực, vì pháp luật không bắt buộc các bên phải có nội dung này trong hợp đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp sau này có phát sinh tranh chấp liên quan đến vấn đề thời hạn li-xăng, các bên không thể viện dẫn hợp đồng để ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ của bên kia. Nhìn chung, có thể thấy các nội dung mà quy định pháp luật Liên minh châu Âu liệt kê là rất đầy đủ và thể hiện rõ bản chất của một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu. Cách tiếp cận khi đưa ra các quy định này cũng hợp lý, tôn trọng quyền tự do định đoạt của các bên trong hợp đồng.

Khác với cách quy định của pháp luật Liên minh châu Âu, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu trong pháp luật Việt Nam được quy định chung với hợp đồng li-xăng các đối tượng quyền SHCN khác tại Mục 2 Chương X Luật SHTT. Nội dung của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu nói riêng, li-xăng đối tượng quyền SHCN nói chung được quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT. Nhìn chung, quy định của pháp luật Việt Nam về các nội dung của hợp đồng li-xăng không thực sự rõ ràng. Cụ thể, Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT quy định:

“Điều 144. Nội dung hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN

(1) Hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

b) Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;

c) Dạng hợp đồng;

d) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

đ) Thời hạn hợp đồng;

e) Giá chuyển giao quyền sử dụng;

g) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền”

Quy định này liệt kê một cách tương đối đầy đủ và cẩn thận các nội dung được xem là cơ bản và cần có trong một hợp đồng li-xăng nói chung và hợp đồng li-xăng nhãn hiệu nói riêng. Song, một số nội dung được liệt kê ở quy định này là thực sự không cần thiết, như nội dung về thông tin các bên (điểm a Khoản 1 Điều 144), dạng hợp đồng. Bởi lẽ, thông tin của các bên (tên, địa chỉ,…) là nội dung các bên không thể không đề cập đến trong hợp đồng; hay “dạng hợp đồng” là li-xăng độc quyền hoặc li-xăng không độc quyền cũng hiển nhiên được thể hiện ở phần phạm vi chuyển giao.

So với pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới, bảo hộ quyền SHTT là vấn đề vẫn còn rất mới đối với Việt Nam. Pháp luật SHTT tại Việt Nam chỉ mới được triển khai từ những năm 80 của thế kỷ XX. Tuy xuất phát điểm này là khá chậm trễ, song pháp luật SHTT của Việt Nam đã có một sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là từ thời điểm Việt Nam nộp đơn gia nhập WTO vào năm 1995. Bắt đầu những năm đầu tiên của thế kỷ XXI, pháp luật về SHTT tại Việt Nam đã có nhiều bước phát triển mới rất tiến bộ. Đến năm 2005, Việt Nam ban hành Bộ luật Dân sự mới (thay cho Bộ luật Dân sự 1995) và Luật SHTT, thực sự đưa các quy định về SHTT vào hệ thống văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất với sự tập trung, thống nhất. Đây có thể coi là một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển pháp luật về bảo hộ quyền SHTT ở Việt Nam song hành với sự phát triển còn non trẻ của pháp luật và sự thiếu kiến thức, kinh nghiệm thực tế của các tổ chức, cá nhân về lĩnh vực SHTT. Chính vì vậy, pháp luật SHTT Việt Nam thường có khuynh hướng quy định một cách kỹ lưỡng và chi tiết về các nội dung này, nhằm phòng ngừa rủi ro một cách tối đa cho các bên khi tham gia vào hoạt động SHTT nói chung và khai thác tài sản trí tuệ nói riêng. Song, theo chúng tôi, cách quy định của pháp luật Liên minh châu Âu chỉ đề cập đến những nội dung thuộc về bản chất của hợp đồng li-xăng nói chung và hợp đồng li-xăng nhãn hiệu nói riêng là hợp lý hơn. Bởi lẽ, Luật SHTT là đạo luật chuyên ngành về lĩnh vực SHTT, do đó các quy định trong đạo luật này nên tập trung xoay quanh trọng tâm những vấn đề liên quan đến bản chất SHTT. Theo cách quy định hiện nay, có một số nội dung hoàn toàn không liên quan đến bản chất của hợp đồng li-xăng mà thực chất là nội dung cơ bản của một hợp đồng dân sự nói chung, nhưng vẫn được đề cập trong quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT, như thông tin về các bên (tên, địa chỉ…), quyền và nghĩa vụ các bên, giá trị của hợp đồng… Có thể thấy, xét về bản chất hợp đồng li-xăng, những nội dung này là không cần thiết để quy định trong đạo luật chuyên ngành. Mặt khác, nếu xét ở khía cạnh liệt kê những nội dung cơ bản của một hợp đồng li-xăng hoàn chỉnh như một hợp đồng dân sự, thì những nội dung được liệt kê ở Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT là hoàn toàn không đầy đủ; bởi lẽ đây chưa phải là toàn bộ nội dung cơ bản của một hợp đồng dân sự.

Mặt khác, quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT về nội dung của hợp đồng li-xăng còn có điểm gây tranh cãi khi sử dụng cụm từ “phải có”. Về bản chất, hợp đồng li-xăng cũng là một hợp đồng dân sự, mà theo nguyên tắc, các thoả thuận dân sự phải được xây dựng dựa trên sự tự do và thống nhất ý chí giữa các bên. Pháp luật của nhà nước chỉ có thể định ra một khung hành lang pháp lý chung nhất, theo đó các bên dù tự do thoả thuận bất cứ nội dung gì nhưng cũng vẫn phải đảm bảo “không trái với quy định của pháp luật”. Có thể thấy trong quy định của pháp luật Liên minh châu Âu, các nội dung được liệt kê trong Khoản 2 Điều 8 Chỉ thị 2008/95/EC và Khoản 2 Điều 22 Quy chế 207/2009 cũng không phải là những nội dung bắt buộc các bên phải thoả thuận. Trong khi đó, việc sử dụng cụm từ “phải có” ở quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT Việt Nam lại có thể dẫn đến cách hiểu là những nội dung liệt kê trong điều luật là nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng li-xăng, và đây là cách hiểu sát nghĩa nhất của cụm từ “phải có”. Quy định này có thể bị xem là không hợp lý vì đi ngược lại với nguyên tắc chung của pháp luật dân sự. Ví dụ, quy định tại Điều 402 Bộ luật Dân sự 2005 sử dụng cụm từ “có thể” (“Tuỳ theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thoả thuận về những nội dung sau đây:…) khi điều chỉnh các nội dung của hợp đồng dân sự. Pháp luật không thể định sẵn một hợp đồng khuôn mẫu mang tính chất bắt buộc các bên đàm phán phải tuân thủ tuyệt đối – đàm phán một hợp đồng với nội dung cứng khuôn mẫu. Hơn nữa, nếu đây là các nội dung bắt buộc thì câu hỏi đặt ra là liệu việc các bên đàm phán thiếu một trong những nội dung này có dẫn đến hậu quả hợp đồng li-xăng vô hiệu hay không? Hậu quả pháp lý của việc thoả thuận thiếu một trong các nội dung “bắt buộc” này là như thế nào? Việc này hoàn toàn có thể xảy ra. Ví dụ, trong hợp đồng li-xăng chéo, các bên thoả thuận li-xăng nhãn hiệu để đổi lại sự li-xăng về kiểu dáng công nghiệp… Khi đó, “điều khoản về giá chuyển giao quyền sử dụng” sẽ không có ý nghĩa và không có lý do để tồn tại trong hợp đồng li-xăng đó. Trong trường hợp này, hợp đồng có bị xem là vi phạm pháp luật về nội dung của hợp đồng li-xăng bởi thiếu sót một nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng - “điều khoản về giá chuyển giao quyền sử dụng” quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT hay không? Về nguyên tắc, các bên trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu nên và phải có toàn quyền tự do đàm phán thoả thuận những nội dung mình cho là hợp lý và cần thiết, về thời hạn, về giới hạn lãnh thổ, về vấn đề kiểm soát chất lượng… hoặc bất cứ nội dung nào khác, miễn là những nội dung đó không trái pháp luật. Trong khi đó, nếu theo tinh thần là phải hiểu các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT này là các nội dung mang tính chất tham khảo, định hướng cho các bên khi đàm phán, thì việc sử dụng cụm từ “phải có” ở đây là không hợp lý. Do đó, cần phải có sự làm rõ tinh thần của điều luật này là bắt buộc hay chỉ mang tính chất tham khảo, từ đó cần sửa đổi quy định này cho rõ ràng và hợp lý hơn.

Bên cạnh việc quy định các nội dung cơ bản của hợp đồng, do đặc thù của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có mối liên hệ mật thiết với pháp luật cạnh tranh[10], pháp luật SHTT còn quy định những nội dung mà các bên không được phép thoả thuận và đưa vào hợp đồng li-xăng. Về nguyên tắc, các bên không được thoả thuận những vấn đề dựa trên sự lạm dụng quyền độc quyền đối với đối tượng SHCN để đưa ra những nghĩa vụ ràng buộc bất lợi cho bên kia và/hoặc có hại cho thị trường cạnh tranh, cho khách hàng…

Trong hệ thống pháp luật Liên minh châu Âu, sự điều chỉnh này thể hiện ở hai khía cạnh chủ yếu sau:

Thứ nhất, quy định tại Khoản 2 Điều 8 Chỉ thị 2008/95/EC và Khoản 2 Điều 22 Quy chế 207/2009 bên cạnh việc đóng vai trò liệt kê các nội dung cơ bản của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, còn có vai trò là một khung giới hạn ngăn ngừa các bên thoả thuận những nội dung không hợp lý và có tác động xấu đến thị trường cạnh tranh. Các quy định này được coi là một “danh sách đóng” những vấn đề liên quan đến quyền độc quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu mà chủ sở hữu có thể viện dẫn các điều khoản trong hợp đồng để chống lại bên nhận li-xăng vi phạm nghĩa vụ liên quan. Có nghĩa là, ngoại trừ những vấn đề được liệt kê trong quy định này, chủ sở hữu không được phép định ra bất cứ nghĩa vụ nào khác cho bên nhận li-xăng với lý do xuất phát từ quyền độc quyền của mình[11]. Đây cũng được coi là một cách thức để pháp luật Liên minh châu Âu ngăn chặn chủ sở hữu lạm dụng quyền độc quyền của mình và đưa ra các nghĩa vụ, ràng buộc bất lợi cho bên nhận li-xăng cũng như cho thị trường cạnh tranh chung của Liên minh châu Âu. Như vậy, ngoại trừ các nội dung được liệt kê trong Khoản 2 Điều 8 Chỉ thị 2008/95/EC và Khoản 2 Điều 22 Quy chế 207/2009 (thời hạn li-xăng, loại hình cách thức sử dụng nhãn hiệu được li-xăng, phạm vi sản phẩm/dịch vụ gắn nhãn hiệu được li-xăng, phạm vi lãnh thổ li-xăng và vấn đề về chất lượng sản phẩm/dịch vụ được sản xuất/cung ứng bởi bên nhận li-xăng), chủ sở hữu không được viện dẫn và lạm dụng quyền của mình đối với nhãn hiệu để ràng buộc bên nhận li-xăng bất cứ nghĩa vụ bất lợi nào khác, ví dụ như không được bán sản phẩm mang nhãn hiệu cho một số đối tượng khách hàng nhất định hay phải bán với mức giá tối đa/tối thiểu do chủ sở hữu định sẵn…

Thứ hai,trong thực tiễn xét xử các tranh chấp phát sinh từ/hoặc liên quan đến hợp đồng li-xăng nhãn hiệu tại châu Âu, cơ quan xét xử thường áp dụng các học thuyết để xem xét điều khoản trong hợp đồng li-xăng có tranh chấp là có vi phạm pháp luật cạnh tranh hay không. Các học thuyết chủ yếu và phổ biến được áp dụng là:

(i)  Học thuyết lý lẽ hợp lý (“rule of reason”): nội dung của học thuyết này là, về cơ bản, những thoả thuận ràng buộc nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng li-xăng mặc dù hạn chế một số quyền nhất định của các bên nhưng nếu sự ràng buộc đó là cần thiết và có ích cho sự phát triển thị trường thì thoả thuận đó không bị ngăn cấm[12].

(ii)  Học thuyết thị trường thống nhất (“unified market”): học thuyết này xem những thoả thuận trong hợp đồng li-xăng là vô hiệu nếu chúng có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự hình thành và tồn tại của một “thị trường chung thống nhất”, tạo nên sự phân chia thị trường[13].

(iii)  Học thuyết tồn tại và thực thi (“existence v. exercise”): học thuyết này có nội dung cơ bản là quy định pháp luật thực chất không tác động, điều chỉnh đến sự tồn tại quyền SHTT mà là đến sự thực thi các quyền đó. Tương tự, bản thân các thoả thuận trong hợp đồng li-xăng có thể không bị pháp luật điều chỉnh nhưng nếu sự thực thi các thoả thuận đó gây ảnh hưởng xấu đến thị trường thì chúng sẽ bị pháp luật ngăn cấm. Học thuyết này hiện nay đã được sửa đổi và thay thế bằng học thuyết đối tượng đặc trưng (“specific subject matter”)[14].

(iv)  Học thuyết đối tượng đặc trưng (“specific subject matter”): nội dung của học thuyết này cho rằng việc thực thi một quyền SHTT chỉ được cho phép nếu nó có mối liên hệ chặt chẽ với đối tượng đặc trưng của quyền SHTT đó. Tương tự, một thoả thuận trong hợp đồng li-xăng chỉ được cho phép nếu nó quan hệ mật thiết về bản chất với đối tượng của hợp đồng li-xăng[15].

Trong số các học thuyết này, học thuyết rule of reasons và học thuyết specific subject matter có thể coi là hai học thuyết quan trọng chủ yếu để cơ quan giải quyết tranh chấp đánh giá sự hợp pháp của các thoả thuận trong hợp đồng li-xăng trong hệ thống pháp luật Liên minh châu Âu.

Khác với cách điều chỉnh của pháp luật Liên minh châu Âu, pháp luật SHTT Việt Nam liệt kê các điều khoản mà các bên không được phép thoả thuận trong hợp đồng li-xăng quyền SHCN nói chung và li-xăng nhãn hiệu nói riêng. Cụ thể, Khoản 2 Điều 144 Luật SHTT Việt Nam quy định:

“2. Hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền sau đây:

a) Cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng SHCN, trừ nhãn hiệu; buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng SHCN do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký SHCN, quyền SHCN đối với các cải tiến đó;

b) Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hoá,dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền SHCN tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hoá đó;

c) Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hoá,dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp;

d) Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền SHCN hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.”

Theo đó, pháp luật Việt Nam không cho phép các bên có bất cứ thoả thuận nào “hạn chế bất hợp lý quyền” của bên nhận li-xăng, đặc biệt là các thoả thuận “không xuất phát từ quyền” của bên li-xăng. Có thể thấy rõ ràng, quy định này chủ yếu tập trung bảo vệ bên nhận li-xăng cũng như thị trường cạnh tranh chung khỏi sự lạm dụng quyền độc quyền của chủ sở hữu trong việc li-xăng.

Nhìn chung, cách điều chỉnh của pháp luật Việt Nam có ưu điểm là đã chỉ ra một cách rõ ràng những nội dung bị cấm thoả thuận, giúp các bên dễ dàng lưu ý khi đàm phán giao kết hợp đồng cũng như giúp cơ quan giải quyết tranh chấp dễ dàng tham chiếu để đánh giá hiệu lực của các thoả thuận trong hợp đồng li-xăng. Trong khi đó, đối với Liên minh châu Âu, cơ quan giải quyết tranh chấp cần phải cân nhắc rất kỹ lưỡng các điều khoản (khi có tranh chấp) của hợp đồng li-xăng theo các học thuyết để đánh giá hiệu lực pháp lý của các điều khoản đó; và việc này có thể gặp rủi ro là phụ thuộc vào sự đánh giá chủ quan của cơ quan giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, cách điều chỉnh này của pháp luật Việt Nam có nhược điểm là đã tạo ra một “danh sách đóng” những điều khoản bị cấm. Trên thực tế, có thể phát sinh nhiều tình huống mà pháp luật chưa dự liệu trước, các bên có thể có những thoả thuận hoàn toàn không thuộc “danh sách cấm” này, dù rằng việc thực thi chúng có thể ảnh hưởng xấu đến thị trường cạnh tranh, khách hàng hoặc một trong các bên có liên quan đến hợp đồng li-xăng. Khi đó, việc cho phép tồn tại và thực thi các thoả thuận đó với lý do “không có căn cứ ngăn cấm” là không hợp lý với khả năng tồn tại và phát triển của thị trường và các bên chủ thể. Ở góc độ này, cách thức của pháp luật Liên minh châu Âu rõ ràng là thoả đáng hơn. Mặt khác, tinh thần của quy định tại Khoản 2 Điều 144 chủ yếu là bảo vệ bên nhận li-xăng. Trong trường hợp hợp đồng li-xăng có điều khoản tuy không xâm phạm trực tiếp quyền SHTT của chủ sở hữu song có thể hạn chế một cách bất hợp lý quyền của chủ sở hữu thì giải quyết như thế nào? Do đó, theo chúng tôi, pháp luật SHTT Việt Nam về vấn đề này nên có một quy định “mở” hơn về danh sách các điều khoản không được phép thoả thuận trong hợp đồng li-xăng nói chung và hợp đồng li-xăng nhãn hiệu nói riêng; cũng như đề ra một nguyên tắc chỉ đạo định hướng để đánh giá các thoả thuận trong hợp đồng li-xăng trong tình huống phát sinh trên thực tế nhưng không được pháp luật quy định cụ thể.

Trong pháp luật Liên minh châu Âu, vấn đề đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu được thể hiện trong Quy chế của Hội đồng Liên minh châu Âu số 207/2009 về Nhãn hiệu cộng đồng, Phần E Mục 5 Bộ nguyên tắc chỉ đạo về thủ tục trước văn phòng OHIM (về nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp) và Chương 2 Mục 3 Phần E Sổ tay của OHIM về thủ tục trước văn phòng OHIM (về nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp). Theo đó, về nguyên tắc, đăng ký không phải là một thủ tục bắt buộc và không ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu. Khoản 5 Điều 22 Quy chế số 207/2009 quy định: “theo yêu cầu của một trong các bên, việc cấp hoặc chuyển nhượng li-xăng nhãn hiệu Cộng đồng sẽ được đăng ký và công bố”[16]. Như vậy, thủ tục đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu chỉ đặt ra khi một trong các bên của hợp đồng yêu cầu; và mỗi bên trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có toàn quyền yêu cầu đăng ký hợp đồng nếu xét thấy cần thiết và không cần phụ thuộc vào ý chí của bên kia. Nguyên tắc này cũng một lần nữa được thể hiện trong phần Giới thiệu của Sổ tay của OHIM (OHIM the Manual): “Việc đăng ký li-xăng là không bắt buộc và không ảnh hưởng đến hiệu lực của li-xăng. Tuy nhiên, việc đăng ký li-xăng có một số lợi ích nhất định (…)”[17]. Bên cạnh đó, phần mở đầu của Quy chế số 207/2009 cũng khẳng định thủ tục đăng ký không là điều kiện để hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có hiệu lực. Đây là một nguyên tắc hợp lý bởi lẽ, hoạt động li-xăng thuần tuý là hoạt động dân sự, thương mại. Do đó, cơ quan có thẩm quyền không nên và thường không can thiệp quá sâu về hoạt động này của các bên. Song, việc đăng ký hợp đồng li-xăng của các bên sẽ giúp cho cơ quan có thẩm quyền quản lý tốt hơn; giúp các bên thứ ba biết đến và dễ dàng dẫn chứng trong trường hợp có tranh chấp. Chính vì vậy, để khuyến khích các bên, pháp luật Liên minh châu Âu đã có những quy định mà theo đó, việc đăng ký này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các bên trong hợp đồng.

Thứ nhất,theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Quy chế số 207/2009, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba có liên quan (vis-à-vis third parties) nếu nó được đăng ký. Như đã đề cập, các bên không có nghĩa vụ bắt buộc phải đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu của mình. Song, trong trường hợp các bên không đăng ký, hợp đồng li-xăng đó chỉ có hiệu lực giữa các bên ký kết mà sẽ không có hiệu lực với bất cứ bên thứ ba có liên quan nào khác, cho dù bên thứ ba đó có quyền hoặc nghĩa vụ liên quan trực tiếp hay gián tiếp với hợp đồng. Ý nghĩa của cơ chế này được thể hiện tại Phần mở đầu của Bộ nguyên tắc chỉ đạo cũng như Sổ tay của OHIM, đó là bảo vệ các bên trong hợp đồng bằng cách cho phép các bên sử dụng hợp đồng li-xăng để chống lại bất cứ hành vi nào của bên thứ ba có liên quan xâm phạm hợp đồng li-xăng đã được đăng ký. Ngược lại, cơ chế này cũng có ý nghĩa bảo vệ các bên thứ ba có liên quan. Cụ thể, thủ tục đăng ký và công bố hợp đồng li-xăng nhãn hiệu sẽ giúp các bên thứ ba có liên quan biết về sự tồn tại của hợp đồng đó, từ đó tránh được rủi ro có hành vi xâm phạm hợp đồng một cách vô ý. Bởi lẽ, trên thực tế, hoàn toàn có thể xảy ra khả năng một bên thứ ba vô tình có hành vi xâm phạm đến hợp đồng li-xăng của hai bên chủ thể khác do bên thứ ba này hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hợp đồng li-xăng đó. Trong trường hợp này, nếu hợp đồng không được đăng ký và công bố, thì không thể đặt ra nghĩa vụ buộc bên thứ ba phải biết về sự tồn tại của hợp đồng li-xăng và theo đó quy kết trách nhiệm cho bên thứ ba. Do đó, theo nguyên tắc này, bên thứ ba chỉ bị xem xét trách nhiệm khi hợp đồng li-xăng nhãn hiệu đã được đăng ký và công bố. Điều này làm nảy sinh vấn đề xác định thế nào là “bên thứ ba có liên quan”? Theo quy định của Sổ tay OHIM, “bên thứ ba có liên quan”được xác định là bất kỳ chủ thể nào: (i) có thể có được các quyền từ nhãn hiệu mà trái với hợp đồng li-xăng nhãn hiệu của các chủ thể khác; (ii) có hành vi đăng ký nhãn hiệu/dấu hiệu hoặc một quyền có liên quan mà xâm phạm đến hợp đồng li-xăng nhãn hiệu của các chủ thể khác. Tuy nhiên, pháp luật Liên minh châu Âu cũng quy định một trường hợp ngoại lệ, đó là: mặc dù hợp đồng li-xăng không được đăng ký, song nếu “bên thứ ba có liên quan”đã hoàn toàn biết về sự tồn tại của hợp đồng li-xăng này thì cơ chế này không còn được áp dụng - tức là, hợp đồng li-xăng đó vẫn có hiệu lực đối với bên thứ ba này mặc dù nó không được đăng ký. Nguyên tắc này có thể được lý giải bởi mục đích của quy định là bảo vệ bên thứ ba khỏi hành vi vi phạm quyền của người khác một cách vô ý; trong khi đó, nếu bên thứ ba đã biết rõ về hợp đồng li-xăng của các chủ thể khác mà vẫn cố tình xâm phạm thì không có lý do gì để pháp luật bảo vệ họ bằng cơ chế này.

Thứ hai,theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 Quy chế số 207/2009 và phần Mở đầu của Sổ tay OHIM, nếu hợp đồng li-xăng nhãn hiệu được đăng ký thì việc chủ sở hữu từ bỏ toàn bộ hay một phần nhãn hiệu (là đối tượng của hợp đồng li-xăng đó) chỉ được đăng ký và công nhận nếu chủ sở hữu chứng minh được là đã thông báo cho bên nhận li-xăng biết về ý định từ bỏ nhãn hiệu của chủ sở hữu. Đồng thời, bên nhận li-xăng, trong trường hợp hợp đồng li-xăng được đăng ký, sẽ có quyền yêu cầu được thông báo trước bởi chủ sở hữu về ý định từ bỏ nhãn hiệu của chủ sở hữu[18]. Quy định này là nhằm bảo vệ bên nhận li-xăng bởi trên thực tế, chủ sở hữu có thể lạm dụng quyền SHTT của mình và từ bỏ nhãn hiệu mà không thông báo trước, gây thiệt hại cho bên nhận li-xăng.

Theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam về cơ chế đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, thủ tục đăng ký này là không bắt buộc, tuy nhiên, đây là điều kiện để hợp đồng li-xăng có hiệu lực đối với “bên thứ ba”. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 148 Luật SHTT, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có hiệu lực theo thoả thuận của các bên, “nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN”.Quy định này có nội dung tương tự như quy định của pháp luật Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, thực tiễn về vấn đề đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu tại Việt Nam có hai điểm khác biệt so với pháp luật Liên minh châu Âu.

Một là,pháp luật SHTT Việt Nam không đề cập đến lợi ích của cơ chế đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu ở khía cạnh liên quan đến vấn đề từ bỏ nhãn hiệu của chủ sở hữu. Điều này có thể làm giảm bớt phần nào sự khuyến khích của pháp luật đối với bên nhận li-xăng trong việc yêu cầu thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng li-xăng.

Hai là,pháp luật SHTT Việt Nam không quy định rõ ràng về khái niệm “bên thứ ba”.Điều này có thể dẫn đến một vài hệ quả không đúng với bản chất của cơ chế đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu. Trên thực tế, có thể có rất nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm “bên thứ ba”của hợp đồng li-xăng. Ví dụ, nhà cung ứng nguyên vật liệu cho bên nhận li-xăng để bên này thực hiện hợp đồng li-xăng sản xuất có thể coi là bên thứ ba của hợp đồng li-xăng; cơ quan giải quyết tranh chấp phát sinh trong hợp đồng li-xăng cũng có thể coi là bên thứ ba; thậm chí bất cứ khách hàng nào sử dụng sản phẩm/dịch vụ sản xuất/cung ứng từ hợp đồng li-xăng cũng có thể coi là bên thứ ba của hợp đồng. Nếu hiểu “bên thứ ba”là bất cứ chủ thể nào có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp đến hợp đồng li-xăng, thậm chí là khách hàng hoặc các cơ quan nhà nước, cơ quan giải quyết tranh chấp, thì sẽ dẫn đến hậu quả thực tế là: mặc dù thủ tục đăng ký là không bắt buộc, song trong mọi trường hợp, các chủ thể đều bị ràng buộc ý chí về việc đăng ký hợp đồng li-xăng nếu muốn hợp đồng của mình có hiệu lực hoàn chỉnh. Bởi lẽ trên thực tế, không có hợp đồng li-xăng nào chỉ có mối quan hệ với hai bên chủ thể mà không liên hệ đến bất kỳ bên nào khác; điển hình, trong mọi trường hợp, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu luôn có liên hệ gián tiếp với khách hàng – những người sử dụng sản phẩm/dịch vụ được sản xuất/cung ứng theo hợp đồng li-xăng. Điều này dẫn đến một cơ chế thủ tục hành chính rườm rà cho các bên, mặt khác, nó cũng không còn đảm bảo được “tính tự nguyện” của cơ chế đăng ký này. Do đó, pháp luật Việt Nam cần phải có sự làm rõ khái niệm “bên thứ ba” trong quy định về cơ chế đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu nói riêng và đăng ký hợp đồng li-xăng đối tượng quyền SHCN nói chung. Về cơ bản, vấn đề này có thể học hỏi từ cách quy định rõ ràng và hợp lý của Liên minh châu Âu về khái niệm “bên thứ ba có liên quan”, cũng như cần phải loại bỏ hai đối tượng “khách hàng” và “cơ quan nhà nước, cơ quan giải quyết tranh chấp” khỏi khái niệm “bên thứ ba” này.

Hoạt động li-xăng nhãn hiệu nói riêng và li-xăng các đối tượng SHCN nói chung ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với chiến lược phát triển của các doanh nghiệp. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cũng như thiết lập cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan, pháp luật SHTT Việt Nam đã xây dựng được một khung pháp lý cho hoạt động SHTT nói chung và hoạt động li-xăng nói riêng diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật SHTT Việt Nam về vấn đề li-xăng vẫn còn một số hạn chế nhất định như đã được phân tích. Trong khi đó, pháp luật Liên minh châu Âu là sự hoà hợp và tổng hợp những quy định tiến bộ từ các quốc gia thành viên - trong đó nhiều quốc gia đã có một hệ thống pháp luật SHTT có lịch sử phát triển lâu dài và hoàn chỉnh. Thiết nghĩ, đây sẽ là những kinh nghiệm hữu ích cho các nhà làm luật Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về điều chỉnh hợp đồng li-xăng nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế - xã hội nói chung./.

 

---