Tóm tắt: Nhãn hiệu là tài sản trí tuệ có giá trị của doanh nghiệp. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, nhằm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm/dịch vụ, xây dựng thương hiệu sản phẩm/dịch vụ, nhu cầu về giao dịch chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu ngày càng tăng. Sự khai thác hiệu quả và kịp thời nhãn hiệu sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho cả bên thuê và bên cho thuê. Do vậy, việc hoàn thiện pháp luật nhằm thúc đẩy các giao dịch này là rất cần thiết. Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện nay đã có các quy định về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nhưng mới chỉ là các quy phạm pháp luật điều chỉnh kết quả, chứ chưa điều chỉnh lực đẩy làm phát sinh giao dịch. Trong phạm vi bài viết này, các tác giảtập trung làm rõ khái niệm thị trường chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu; phân tích nhu cầu, lý do thúc đẩy thị trường chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu; đồng thời phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu để thấy sự thuận lợi và bất cập trong các quy định này nhằm góp phần hoàn thiện Luật Sở hữu trí tuệ.
Từ khóa: Nhãn hiệu, chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, cơ chế pháp lý.
Abstract:Trademarks are valuable intellectual property of enterprises. In the period of international integration, there is a rise in demand forlicensing transactions of trademark in order to increase the competitiveness of products/services and develop product/service brands. The effective and timely exploitation of the trademark will bring a lot of benefits to both the lessee and the lessor. Therefore, it is necessary to improve the law to promote these transactions. The current Law on Intellectual Property of Vietnam has particular provisions on transfer of the right to use trademarks, but these are only legal regulations covering the results, not the driving force that gives rise to transactions. Within the scope of this article, the authors focus on clarifications of the concept of thelicensing market of trademarks; provide an analysis of demand and reasons for promoting thelicensing market for trademarks; also analysis of the provisions under the current law on transfer of the right to use trademarks to see the advantages and disadvantages of these regulations for further improvements of the Law on Intellectual Property.
Keywords:Trademarks; trademark licensing; legal mechanisms.
1. Nhãn hiệu, quyền sử dụng nhãn hiệu, thị trường chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
-Nhãn hiệu
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ. Cùng với sáng chế, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu là đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ bởi pháp luật. Theo Luật Sở hữu Trí tuệ (SHTT) năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2012, 2019 (Luật SHTT), nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Bên cạnh đó, tùy theo mục đích của mỗi chủ thể là người tiêu dùng hay doanh nghiệp sản xuất, phân phối, nhãn hiệu còn có các cách hiểu khác nhau.
Đối với người tiêu dùng, nhãn hiệu không chỉ giúp họ phân biệt hàng hoá, dịch vụ và việc lựa chọn chúng dễ dàng hơn,nhãn hiệu còn thể hiện niềm tin của mỗi người tiêu dùng khi lựa chọn mua sắm. Ví dụ, người phụ nữ giữ vóc dáng sẽ lựa chọn nhãn hiệu TH True Milk không đường ăn cùng ngũ cốc cho bữa sáng thay vì lựa chọn một nhãn hiệu bánh ngọt; người muốn lựa chọn máy tính với đầy đủ các tính năng hiện đại và sang trọng sẽ lựa chọn nhãn hiệu Macbook thay vì một chiếc ASUS hay Lenovo…
Đối với doanh nghiệp, nhãn hiệu là tài sản vô hình. Giá trị của nhãn hiệu đối với doanh nghiệp bao gồm sự tin tưởng và trung thành của người tiêu dùng. Khi có niềm tin và sự trung thành, người tiêu dùng sẽ lựa chọn sản phẩm dịch vụ của nhãn hiệu mà mình tin tưởng hơn là các nhãn hiệu khác cùng loại sản phẩm dịch vụ. Giá trị của nhãn hiệu đối với doanh nghiệp còn là hình ảnh của doanh nghiệp. Nó là tài sản mang giá trị biến đổi; đồng nghĩa, giá trị của nhãn hiệu tỷ lệ thuận với giá trị của doanh nghiệp khi được định giá, chuyển nhượng.
-Quyền sử dụng nhãn hiệu
Quyền sử dụng nhãn hiệu là quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu sau khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Việc độc quyền sử dụng nhãn hiệu cho phép chủ sở hữu sử dụng nhãn hiệu lên hàng hoá dịch vụ mà nhãn hiệu đã đăng ký (gắn nhãn hiệu lên trên hàng hoá, sử dụng trong quảng cáo hay giấy tờ kinh doanh,...) và ngăn cấm người khác sử dụng bất hợp pháp nhãn hiệu của mình.
Quyền sử dụng nhãn hiệu là một quyền tài sản mang tính chất lưu động. Nó vừa cho phép chủ sở hữu khai thác tạo ra lợi nhuận vừa cho phép chủ sở hữu chuyển giao cho một hoặc nhiều chủ thể khác trong cùng một thời điểm. Ngoài ra, những chủ thể được chủ sở hữu cho phép còn có thểchuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho một hoặc nhiều bên thứ ba. Đây là một ưu thế của việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu so với việc chuyển giao các tài sản hữu hình. Theo đó, trong cùng một thời điểm, tài sản hữu hình chỉ cho phép chủ sở hữu chuyển giao quyền sử dụng cho một chủ thể khác
[1].
Căn cứ vào mục đích chuyển nhượng, đối tượng chuyển giao, tính chất thỏa thuận, thỏa thuận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có thể là chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hoặc nhượng quyền thương mại. Bảng so sánh dưới đây cho thấy sự khác nhau giữa chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và nhượng quyền thương mại.
Trên thực tế, việc xác định những đặc điểm của hoạt động chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu và hoạt động chuyển nhượng thương mại không phải lúc nào cũng là điều dễ dàng. Vụ việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu Big C là một ví dụ. Năm 2008, Công ty Cavi Retail Limited và các công ty Big C Việt Nam đã ký kết các hợp đồng li-xăng thứ cấp cho việc sử dụng nhãn hiệu Big C Supercenter. Trong khi Tổng cục Thuế xác định rằng, bản chất hợp đồng li-xăng thứ cấp này là hợp đồng nhượng quyền thương mại
[3], Bộ Khoa học và Công nghệ lại cho rằng, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu thứ cấp giữa Cavi Retail Limited và các công ty Big C Việt Nam “có chứa nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật sở hữu trí tuệ”
[4].
-Thị trường chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
Theo góc độ kinh tế học, thị trường là nơi gặp gỡ giữa cung và cầu về một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định. Thị trường là nơi các chủ thể chuyển giao hàng hóa (hàng hóa có thể tồn tại ở dạng hữu hình - phương tiện, công cụ hoặc tồn tại ở dạng vô hình - tài sản trí tuệ) dựa trên những thỏa thuận của các bên và/hoặc theo những thông lệ sẵn có. Theo đó, thị trường cần hội tụ đủ 4 yếu tố: hàng hóa, bên mua, bên bán, và tập hợp các quy định điều chỉnh hoạt động mua bán
[5]. Do vậy, thị trường chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cần bao hàm 4 yếu tố: quyền sử dụng nhãn hiệu - đóng vai trò là hàng hóa, bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, và hệ thống các quy định điều chỉnh hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.
2. Nhu cầu hình thành, thúc đẩy thị trường chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
2.1. Nhu cầu hình thành thị trường chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
-Đối với bên chuyển nhượng nhãn hiệu
Một nhãn hiệu được xây dựng và phát triển tốt sẽ có một chỗ đứng nhất định trong tâm trí người tiêu dùng. Nhãn hiệu càng có sức ảnh hưởng thì sẽ được định giá càng cao, và do đó, đem lại khả năng sinh lời càng lớn. Khi chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ thu về một khoản tiền hoặc một lợi ích vật chất khác mà không phải trực tiếp sử dụng nhãn hiệu. Ví dụ, để sử dụng nhãn hiệu Petrolimex, các công ty ngoài tập đoàn phải trả mức phí tương đương 6% doanh thu mỗi năm, với điều kiện khoản phí này không dưới 1 tỷ VNĐ
[6]. Bên cạnh đó, hình thức chuyển giao quyền sử dụng đặc biệt có lợi cho những chủ thể không còn khả năng hoạt động kinh doanh. Ngoài khoản lợi thu được từ việc chuyển nhượng, bên chuyển nhượng còn tiết kiệm được các nguồn lực để xây dựng mạng lưới chi nhánh và văn phòng đại diện ở nhiều nơi.
Chủ sở hữu quyền sử dụng nhãn hiệu có thể góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu nhằm làm tăng thị phần vốn góp của mình. Trên thực tế, đã có nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước như VINACONEX, VIGLACERA,... sử dụng nhãn hiệu để góp vốn liên doanh.
Thông qua việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, các nhãn hiệu có thể thâm nhập thị trường mới, đặc biệt là thị trường nước ngoài thường không dễ dàng thâm nhập do những khác biệt về chính trị, xã hội và văn hóa
[7]. Ngày nay, trên thị trường phổ biến những sản phẩm mang nhãn hiệu Toshiba - một nhãn hiệu nổi tiếng của Nhật Bản - có ghi kèm “made in Thailand” (sản xuất tại Thái Lan) trên bao bì. Ở các thị trường mới, những sản phẩm này, vì mang nhãn hiệu nổi tiếng và chi phí sản xuất thấp, nhanh chóng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và chào đón.
Trong nhiều trường hợp, do những hạn chế về năng lực kinh doanh hay những hạn chế về vốn, chủ sở hữu nhãn hiệu không phải là chủ thể khai thác nhãn hiệu hiệu quả nhất. Trong trường hợp này, thông qua hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể tránh được việc nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực do không được sử dụng trong một thời gian dài mà không có lý do chính đáng.
Thêm vào đó, nhãn hiệu sẽ được bảo vệ tốt hơn trước các hành vi khai thác bất hợp pháp. Để đảm bảo ưu thế cạnh tranh, bên nhận chuyển nhượng sẽ chủ động theo dõi thị trường và nhanh chóng ngăn chặn hành vi xâm phạm nhãn hiệu (trực tiếp yêu cầu bên vi phạm ngừng hành vi xâm phạm, khởi kiện vụ án dân sự tại cơ quan có thẩm quyền để đòi bồi thường thiệt hại,...
-Đối với bên nhận chuyển nhượng nhãn hiệu
Bằng việc sử dụng nhãn hiệu, bên nhận chuyển nhượngcó thể đưa sản phẩm của mình tiếp cận tới khách hàng đang tin dùng nhãn hiệu. Thêm vào đó, bên nhận chuyển nhượngcũng có thể thu được lợi nhuận lớn hơn từ giá thành sản phẩm.
Doanh nghiệp phải tiêu tốn nhiều nguồn lực vào quá trình xây dựng và phát triển nhãn hiệu. Bằng việc nhận quyền sử dụng nhãn hiệu, bên nhậnchuyển nhượng rút ngắn quá trình xây dựng nhãn hiệu từ đầu và có lợi nhanh chóng từ thành quả xây dựng nhãn hiệu của bên chuyển nhượng. Phương thức này sẽ có lợi cho các doanh nghiệp còn gặp khó khăn về vốn và chưa có khả năng để tự mình xây dựng một nhãn hiệu hoàn toàn mới. 2.2. Lý do thúc đẩy thị trường chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
-Số lượng nhãn hiệu đăng ký mới ngày càng nhiều
Theo số liệu thống kê từ năm 2008 đến năm 2020 về số lượng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, mỗi năm trung bình có gần 20.000 nhãn hiệu được cấp giấy chứng nhận (cho cả chủ đơn là người Việt Nam và nước ngoài thực hiện đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ)
[8]. Trong 20.000 nhãn hiệu mỗi năm bao gồm cả nhãn hiệu mới đăng ký, nhãn hiệu được gia hạn lại khi hết thời hạn 10 năm bảo hộ. Như vậy, đồng nghĩa với việc số lượng nhãn hiệu trong cùng một nhóm hàng hoá, dịch vụ trong số 45 nhóm hàng hoá, dịch vụ phân loại bởi Cục SHTT tăng lên theo từng năm. Xét từ góc độ cạnh tranh thị trường, khi một nhóm hàng hoá, dịch vụ tăng lên số lượng các đơn vị cung ứng, thứ nhất, khả năng cao sẽ làm bão hoà sự chú ý của người tiêu dùng; thứ hai, sẽ làm các doanh nghiệp cùng cạnh tranh trên cùng một loại sản phẩm, dịch vụ buộc phải suy nghĩ về chiến lược mới khi ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh.
-Sự cạnh tranh giữa các chủ thể sử dụng nhãn hiệu trong việc thu hút sự chú ý của người tiêu dùng ngày lớn
Thời gian trước khi Internet trở nên phổ biến, ngành truyền thông giải trí là sự cạnh tranh của một số ít các hãng tivi, radio. Người tiêu dùng cũng không có nhiều sự lựa chọn ngoài các kênh truyền hình, kênh FM để cập nhật tin tức và giải trí. Kể từ khi Internet xuất hiện, nhiều kênh giải trí mới ra đời, trong đó phải kể đến mạng xã hội, truyền hình online, kênh phim trực tuyến, kênh video trực tuyến, game,... Điều này tạo cho người tiêu dùng có nhiều lựa chọn, trong khi nhu cầu của họ chỉ có giới hạn. Sự đối nghịch này khiến thị trường kênh giải trí trở nên ngày càng cạnh tranh.
-Nhu cầu sử dụng nhãn hiệu khác để phổ biến cho sản phẩm, dịch vụ của mình gần hơn với người tiêu dùng ngày càng tăng
Trên thị trường hiện nay, có nhiều doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm dịch vụ của mình phổ biến hơn với người tiêu dùng nhưng ít tài chính và gặp khó khăn để tự xây dựng và quản lý thương hiệu. Từ những khó khăn này, các doanh nghiệp muốn tiếp cận khách hàng buộc phải tìm cho mình những chiến lược phù hợp. Có nhiều giải pháp đang được áp dụng như mua lại thương hiệu (ví dụ Tiki mua lại nhãn hiệu Ticketbox - một startup phân phối vé điện tử lớn của Việt Nam)
[9], hợp tác phát triển thương hiệu (ví dụ sự bắt tay hợp tác của bánh trung thu Đại Phát và nhà thiết kế áo dài Minh Hạnh cho ra mắt sản phẩm Lễ hộp Minh Hạnh thêu tay thủ công độc nhất trên thị trường)
[10] , mô hình nhượng quyền nhãn hiệu (ví dụ mô hình của Trung Nguyên E-Coffee)
[11]...
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra với các doanh nghiệp này là nguồn lực tài chính của họ không đủ để mua lại một nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường, sự hạn chế khả năng hợp tác với nhãn hiệu khác và sự hạn chế khả năng tự phát triển mô hình kinh doanh riêng. Do vậy, chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu có lẽ là giải pháp hợp lý nhất trong số các giải pháp mà doanh nghiệp có thể lựa chọn.
3. Quy định của pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và thực tiễn thực hiện
3.1. Quy định của pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
Theo quy định của Luật SHTT, quyền sử dụng nhãn hiệu bao gồm:
- Quyền gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá;
- Quyền gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ;
- Quyền gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; hoạt động lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán mang nhãn hiệu được bảo hộ.
Chỉ có chủ sở hữu và người có quyền sử dụng theo hợp đồng đã thoả thuận mới được phép chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho tổ chức, cá nhân khác.
Nếu coi quyền sử dụng nhãn hiệu là một quyền tài sản thì có nghĩa là quyền sử dụng nhãn hiệu có thể được trao đổi như một loại hàng hoá. Theo quy định của khoản 1 Điều 141 Luật SHTT, chủ thể có quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trước hết là chủ sở hữu nhãn hiệu đó. Ngoài chủ sở hữu nhãn hiệu, quyền sử dụng nhãn hiệu còn được chuyển giao từ một chủ thể khác, đó là bên đã nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu từ chủ sở hữu nhãn hiệu. Trừ khi bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng độc quyền với chủ sở hữu, bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng không độc quyền có quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho chủ thể khác theo thoả thuận với chủ sở hữu trước đó (khoản 2 Điều 143 Luật SHTT). Theo quy định của khoản 2 Điều 141 Luật SHTT, việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.
Luật SHTT cũng quy định các loại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, nội dung hợp đồng, hiệu lực hợp đồng và các hạn chế pháp luật đặt ra cho hợp đồng chuyển giao
[12]. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, sau khi được ký kết, không cần phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp mà hiệu lực của nó với bên thứ 3 được công nhận ngay kể từ thời điểm ký kết
[13].
Bên cạnh đó,Việt Nam đã tham gia và ký kết một số điều ước quốc tế, hiệp định về bảo hộ nhãn hiệu, điển hình là: Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ năm 1994(TRIPS), Thỏa ước Vienna về phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu năm 1973 (Thỏa ước Vienna), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương năm 2018 (CPTPP),...
Theo quy định của khoản 3 Điều 5 Luật SHTT về áp dụng quy định của pháp luật, thứ tự ưu tiên của các văn bản pháp luật điều chỉnh quan hệ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tương ứng là các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, các văn bản về SHTT, các văn bản pháp luật khác.
-Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ[14]
Theo quy định của TRIPS, các thành viên tham gia TRIPS có quyền quy định các điều kiện để cấp li-xăng. TRIPS cũng quy định về việc không cho phép các quốc gia thành viên của TRIPS quy định việc li-xăng không tự nguyện (li-xăng cưỡng bức) đối với nhãn hiệu.
Điều 40 TRIPS quy định về việc “kiểm soát hoạt động chống cạnh tranh trong các li-xăng theo hợp đồng”. Theo đó, các quốc gia thành viên có thể cụ thể hoá trong pháp luật quốc gia các hoạt động hoặc điều kiện cấp li-xăng quyền sở hữu trí tuệ, mà trong một số trường hợp cụ thể, các quy định này có thể tạo ra việc lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ, có thể dẫn đến, gây ảnh hưởng xấu cho hoạt động cạnh tranh trên thị trường tương ứng. Vì vậy, các quốc gia thành viên cần đưa ra các biện pháp thích hợp, phù hợp với các điều khoản khác của TRIPS để ngăn ngừa và khống chế các hoạt động có hại đó. Các biện pháp này có thể bao gồm các điều kiện buộc bên nhận li-xăng cấp li-xăng ngược lại cho bên chuyển giao li-xăng quyền li-xăng độc quyền, điều kiện nhằm ngăn cấm việc không thừa nhận hiệu lực của quyền sở hữu trí tuệ và việc cấp li-xăng trọn gói.
-Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương[15]
CPTPP quy định, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu vẫn có hiệu lực dù không phải đăng ký. Theo Điều 18.27, pháp luật không ghi nhận hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.Điều này có nghĩa là, không bên nào được yêu cầu ghi nhận hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu nhằm thiết lập hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng. Hợp đồng theo đó sẽ có hiệu lực ngay từ thời điểm ký kết được hoàn thành.
Kể từ ngày 14/01/2019, thời điểm áp dụng CPTPP, theo quy định của Luật SHTT, hợp đồng li xăng nhãn hiệu có giá trị pháp lý với bên thứ ba mà không phụ thuộc vào việc đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Quy định này đã loại trừ nghĩa vụ đăng ký của bên nhận quyền và bên chuyển quyền sau khi ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Điều đó có ý nghĩa khẳng định sự tự do ý chí rõ ràng hơn, hạn chế sự can thiệp của pháp luật vào giao dịch chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.
3.2. Thực tiễn thực hiện chuyển quyền sử dụngnhãn hiệu
Thực tiễn thực hiện chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cho thấy, các doanh nghiệp nhỏ có có nhu cầu nhận chuyển nhượng là là rất lớn nhưng bị hạn chế trong việc tiếp cận với bên chuyển nhượng nhãn hiệu có danh tiếng. Doanh nghiệp lớn dễ dàng tiếp cận với các thương hiệu nhượng quyền sử dụng hơn. Nhìn vào những giao dịch chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đã xảy ra, chúng ta có thể thấy cả hai bên tham gia là bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng đều là những doanh nghiệp mạnh về tài chính, đã tồn tại lâu năm trên thị trường nên rất có kinh nghiệm trong việc phát triển thương hiệu. Ví dụ, một số thoả thuận chuyển quyền đã được thực hiện như: Công ty An Phước nhận quyền sử dụng nhãn hiệu Pierre Cardin của Pháp - hãng thời trang công sở nam nổi tiếng để sản xuất âu phục, vest, đồ lót nam cho người tiêu dùng Việt; nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất thương mại, dịch vụ như nước uống tinh khiết Sapuwa, nội thất Nhà xinh, gốm sứ Minh Long nhận quyền sử dụng các nhãn hiệu là các nhân vật hoạt hình nổi tiếng thế giới như Harry Potter, Scooby Doo, Tom & Jerry,... thuộc tập đoàn Warner Bros. Nhiều giao dịch chuyển quyền sử dụng trong nước cũng diễn ra tại các tập đoàn lớn như Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam VINASHIN chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của mình cho 60 doanh nghiệp nhận góp vốn bằng quyền sử dụng nhãn hiệu
[16].
Bên cạnh đó, thực tiễn cho thấy, bên nhận chuyển nhượng thường gặp khó khăn khi chủ động tiếp cận thông tin về lịch sử giao dịch chuyển quyền sử dụng của nhãn hiệu. Việc nắm rõ về lịch sử giao dịch của một nhãn hiệu rất quan trọng. Bởi lẽ, các giao dịch chuyển quyền sử dụng trước đó của một nhãn hiệu cho phép bên có nhu cầu nhận chuyển nhượng lần sau có cái nhìn thực tế hơn để quyết định lựa chọn nhãn hiệu mà mình muốn tham gia vào giao dịch. Việc chủ động tiếp cận thông tin về lịch sử giao dịch của nhãn hiệu sẽ giúp bên nhận chuyển nhượng tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức và sớm tìm chiến lược thay thế phù hợp.
Mặt khác, vụ việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu Big C đặt ra những vấn đề về việc phân biệt hợp đòng li-xăng và hợp đồng nhường quyền thương mại cũng như việc xác định thẩm quyền của các bên liên quan.
· Thẩm quyền xác định bản chất hợp đồng là hợp đồng li-xăng thứ cấp hay hợp đồng nhượng quyền thương mại
Như đã đề cập ở trên, hoạt động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thuộc sự quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); hoạt động nhượng quyền thương mại thuộc sự quản lý của Bộ Công thương. Tuy vậy, cơ quan có thẩm quyền quyết định trong việc xác định bản chất hợp đồng là hợp đồng li-xăng thứ cấp hay hợp đồng nhượng quyền thương mại chưa được xác định rõ ràng.
Cụ thể, trong vụ việc liên quan đến nhãn hiệu Big C, Tổng cục Thuế xác định rằng bản chất của hợp đồng li-xăng thứ cấp (đã đăng ký tại cục SHTT) giữa công ty Cavi Retail Limited và các công ty Big C Việt Nam là hợp đồng nhượng quyền thương mại, do đó loại chi phí sử dụng nhãn hiệu Big C khỏi chi phí hợp lý được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và yêu cầu các công ty Big C Việt Nam nộp thuế TNDN bổ sung đối với khoản chi phí kể trên.
Theo Công văn số 3335/BKHCN-SHTT ngày 09/10/2017 của Bộ KH&CN, Bộ KH&CN xác định hợp đồng giữa công ty Cavi Retail Limited và các công ty Big C Việt Nam là “có chứa nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu”. Tuy nhiên, vì hoạt động nhượng quyền thương mại có thể bao gồm hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, Bộ KH&CN cho rằng hợp đồng nêu trên có thể là hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hoặc hợp đồng nhượng quyền thương mại. Việc xác định đây là hợp đồng nào cần phải dựa trên nội dung hợp đồng cũng như thực tiễn hoạt động của các bên, trong đó cơ quan quản lý nhà nước về nhượng quyền thương mại (Bộ Công thương) có thẩm quyền xác định hợp đồng này là hợp đồng nhượng quyền thương mại hay không theo quy định của pháp luật của Việt Nam. Tuy vậy, theo Công văn số 2281/BCT-TTTN ngày 21/03/2017 của Bộ Công thương, Bộ Công thương không có thẩm quyền giải thích luật và do đó, từ chối xác định hợp đồng kể trên có phải hợp đồng nhượng quyền thương mại hay không. Như vậy, vai trò của Bộ KH&CN, Bộ Công thương và Tổng cục Thuế không được quy định rõ ràng, việc xác định bản chất hợp đồng đi vào ngõ cụt, dẫn đến bất lợi cho doanh nghiệp trong kinh doanh và trong khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
· Đăng ký nhượng quyền thương mại trên cơ sở hợp đồng li-xăng thứ cấp
Công ty Big C Việt Nam yêu cầu Cavi Retail thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền tại Việt Nam trên cơ sở li-xăng thứ cấp vào tháng 03/2017. Cavi Retail sau đó nhận được Công văn số 3740/BCT-TTTN ngày 28/04/2017 của Bộ Công thương yêu cầu làm rõ và bổ sung một số nội dung của hồ sơ (như thị trường của hàng hóa dịch vụ được kinh doanh theo phương thức nhượng quyền). Tuy vậy, những nội dung cần làm rõ và bổ sung theo yêu cầu của Bộ Công thương không được quy định trong hợp đồng li-xăng thứ cấp đã ký kết. Như vậy, doanh nghiệp không thể đăng ký hồ sơ nhượng quyền thương mại vì nội dung hồ sơ đăng ký không thuộc phạm vi hợp đồng li-xăng thứ cấp. Doanh nghiệp bị rơi vào tình thế nhượng quyền thương mại ngoài ý muốn và không có lối ra dễ thấy nào trước mắt.
4. Kiến nghị
Qua nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng pháp luật, nhóm tác giả đưa ra các đề xuất sau:
a)Cần có quy định rõ ràng hơn về điểm khác biệt giữa hợp đồng nhượng quyền thương mại và hợp đồng li-xăng nhãn hiệu. Theo đó, các điểm cần làm rõ là:
+ Các yếu tố đặc trưng của giao dịch nhượng quyền thương mại là gì?
+ Quyền kiểm soát mô hình kinh doanh trong nhượng quyền thương mại khác nhau thế nào với quyền kiểm soát hàng hóa, dịch vụ trong hợp đồng li-xăng thứ cấp?
Theo nhóm tác giả, các quy định này có thể căn cứ vào 2 yếu tố: (i) mức độ kiểm tra, giám sát của bên cấp li-xăng với bên nhận li-xăng và (ii) mức độ độc lập trong mô hình kinh doanh của bên cấp li-xăng và bên nhận li-xăng. Ngoài ra, ở một số nước, phí nhượng quyền thương mại được coi là yếu tố nhận diện của giao dịch nhượng quyền thương mại
[17].
b)Cần quy định rõ thẩm quyền của các bên liên quan trong việc xác định bản chất hợp đồng li-xăng thứ cấp và hợp đồng nhượng quyền thương mại.
Ở góc độ kinh tế, về lâu dài, những điểm giao nhau trong định nghĩa về nhượng quyền thương mại và li-xăng thứ cấp có thể cản trở sự phát triển của thị trường chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Tuy vậy, ở góc độ doanh nghiệp, các chi phí và rủi ro liên quan đến việc tránh nhượng quyền thương mại đôi khi có thể gây hại hơn việc tuân thủ luật nhượng quyền. Các doanh nghiệp có thể đặt mình vào tình thế bất lợi nếu họ lấy việc tránh các quy định của pháp luật về nhượng quyền thương mại làm động lực chính cho các quyết định kinh doanh và mục tiêu chiến lược./.
[1]Hoàng Lan Phương (2017),
Định giá nhãn hiệu để xác định mức phí li-xăng trong các giao dịch chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên san “Chính sách và quản lý”, Tập 33, số 3.
[5]Trần Văn Hải (2012),
Thuật ngữ “Thị trường khoa học và công nghệ”, “Thị trường công nghệ” tiếp cận từ pháp luật về sở hữu trí tuệ,
https://thongtinphapluatdansu.edu.vn, truy cập ngày 03 tháng 11 năm 2021.
[7]Bùi Thị Minh (2015),
Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu hàng hóa trong thương mại quốc tế theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài, Luận văn Thạc sĩ. Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
[8]Báo cáo thường niên hoạt động Sở hữu trí tuệ năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ,
www.noip.gov.vn, truy cập ngày 05 tháng 11 năm 2021.
[12]Điều 143, Điều 144, Điều 142, Điều 148, Luật SHTT.
[13] Khoản 3 Điều 148 Luật SHTT.
[14]Tên đầy đủ tiếng Anh là Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Xem phiên bản đầy đủ tiếng Anh của Hiệp định tại
https://www.wto.org/.
[15]Tên đầy đủ tiếng Anh là The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Xem nguyên bản tiếng Anh tại
https://www.mfat.gov.
[16]Nguyễn Thanh Tùng (2011),
Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ. Đại học Luật Hà Nội.
[17] Theo đó, trong nhượng quyền thương mại, bên nhận quyền được yêu cầu thực hiện một khoản thanh toán tối thiểu trong thời hạn nhất định. Như vậy, để tránh xác lập mối quan hệ nhượng quyền thương mại, bên nhận li-xăng chỉ cần hoàn thành khoản thanh toán khi đã qua thời hạn định sẵn đó. Khoản phí tối thiểu này được xác định dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm cả chi phí cần thiết cho việc vận hành suôn sẻ của doanh nghiệp và giá cả thực tế của hàng hóa.
